Si bien los nombres reconocidos a nivel mundial tienen una protección especial en el derecho de marca, no siempre logran imponerse en procesos legales. En Costa Rica, un supermercado y una empresa odontológica lograron seguir adelante como Súper Mario y Prada Group. ¿Cómo lo lograron?
Súper Mario, un pequeño supermercado, y Prada Group, una empresa de servicios odontológicos, mantendrán el derecho de uso de sus nombres en Costa Rica pese a la oposición de las poderosas Nintendo, en el primer caso, y Prada, en el segundo.
Recientemente, las autoridades en Costa Rica fallaron a favor de dos empresas locales en disputas legales sobre el derecho de marca. ¿Cómo lograron ganarles a dos multinacionales de referencia a nivel global?
Súper Mario es una tienda de abarrotes ubicada en San Ramón, una ciudad de la provincia de Alajuela, opera desde hace 50 años y debe su nombre a su fundador Mario Alfaro.
Hace 10 años, su dueño registró la marca por primera vez y, cuando tuvo que renovar la inscripción en 2024, se encontró con la oposición de Nintendo, la empresa dueña de la popular serie de videojuegos Súper Mario.
Nintendo, como la mayoría de empresas de su calibre, dedica muchos recursos para vigilar en los distintos países del mundo el uso de sus marcas y signos, y así detectar cualquier posible afectación, explica José Edgardo Jiménez Blanco, consultor empresarial y asesor encargado del registro de la marca Super Mario, la tienda de alimentos de San Ramón.
Al principio, los dueños del pequeño supermercado dudaron sobre si defenderse ante la oposición de Nintendo, sobre todo al ver el legajo con el que dicha empresa pretendía despojarles del uso de su marca.
“Sigamos adelante”, fue la decisión del hijo de Mario, Carlos Alfaro, administrador de la tienda.
Finalmente, la Dirección Jurídica del Registro de Propiedad Intelectual del Registro Nacional (RNP) de Costa Rica autorizó, en diciembre de 2024, la inscripción de la marca Super Mario para la categoría de tiendas de abastecimiento de productos de la canasta básica, agrega Jiménez Blanco.
Fue esa una de las razones de peso para que el fallo fuera en favor del negocio costarricense: Nintendo no poseía el derecho de uso de la marca para este tipo de servicios.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha establecido una clasificación o listado de categorías de productos y servicios para el registro de las marcas. En cada país suscrito a la OMPI quienes inscriben marcas deben señalar las categorías bajo las cuales operarán. Los Estados miembros –193 países–, además, tienen la obligación de adaptar su normativa al marco jurídico de la WIPO, es decir, los principios básicos del derecho de marca son los mismos en todo el mundo.
El “súper” en Costa Rica, más allá de los superhéroes
En este caso, además, Jiménez Blanco debió explicar el uso de la palabra “súper” en Costa Rica, una manera abreviada de referirse a los supermercados, por lo que no había en su cliente una intención deliberada de que asociaran su negocio con el videojuego. También debió demostrar que el nombre Mario fue en honor a su fundador.
Para el consultor empresarial, la lección de este caso es que ninguna empresa, sin importar su tamaño, es intocable, y que, si se tienen los argumentos válidos, se pueden ganar estas disputas legales. Se confirma, además, que, bajo el derecho de marca, “dos nombres pueden coexistir siempre y cuando la categoría (de productos o servicios ofrecidos) no sea la misma”, concluye.
Prada Group de Costa Rica se impone sobre la marca de lujo italiana
Pese al reclamo de Prada Group, multinacional italiana de prestigiosas marcas de lujo conocidas a nivel mundial, en Costa Rica existe otra Prada Group, una empresa de servicios odontológicos ubicada en la capital San José.
Al igual que en la historia de Súper Mario, Prada Group de Costa Rica pudo demostrar ante las autoridades que su giro de negocios era completamente distinto al de la empresa italiana, que tiene un público meta diferente y que no había riesgo de confusión o engaño para los usuarios entre Prada la multinacional y Prada Group de Costa Rica.
“Todo el derecho marcario se tiene que analizar en función del consumidor y de su contexto”, explica a France 24 Andrés Corrales, abogado máster en Propiedad Intelectual y representante del negocio costarricense.
La empresa costarricense, además, sostuvo que, si bien Prada es reconocida como “marca notoria” a nivel global y ello conlleva una protección especial, en Costa Rica, la palabra Prada no está posicionada en la mente de consumidores como la marca de lujo, sino que más bien se suele asociar al apellido de unos 3.000 costarricenses, incluyendo unas reconocidas socialités cuyos nombres tienen la mayor cantidad de búsquedas en internet a nivel nacional.
Ya en Costa Rica existía un precedente con el restaurante Friday’s, fundado en la década de 1980 con el concepto de casual dining por una pareja de nicaragüenses. Al llegar a Costa Rica en el año 2000, la cadena estadounidense de restaurantes TGI Friday’s se dio la disputa por la marca, de la cual salió victoriosa la pareja dueña del Friday’s costarricense, que aún sigue atendiendo a su clientela.
“Se logró determinar que quien tenía la mayor identificación por parte del público era el restaurante local y, por tanto, tenía el derecho a la marca. Además, ellos la inscribieron primero en Costa Rica”, cuenta Corrales, para quien es importante rescatar “el valor de los pequeños empresarios que tienen que pagarle a un abogado, esperar para usar su marca, que confían en que esta merece ser inscrita y en que es lo suficientemente distintiva para el consumidor”, así se tengan que enfrentar a adversarios mucho más grandes y fuertes, lo cual no deja de ser intimidante.